USPTO教你如何答辯軟體專利

禾榮知識產權(Holong)的內部講座今天又開講了！題目是從美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)五月最新出爐的軟體判決來看核駁答辯稿如何撰寫，主講人禾榮訴訟首席顧問劉致宏(Gavin)。內容從近日美國聯邦巡迴上訴法院針對兩件同樣是軟體專利的申請案，但在適格性上卻做出迥異的兩個判決為題材，以提供大家撰寫軟體說明書時更明確的操作方向。

美國專利商標局(USPTO)副局長Robert W. Bahr於本年度5月19日發給全局專利審查人員的方針(guideline)Recent Subject Matter Eligibility Decisions也成為本次內部講座的素材，讓大家知道美國專利商標局在聯邦巡迴上訴法院確認地方法院對於295專利的見解後，立馬更新並整理出Alice兩步測試法中第一步基本概念：判斷請求項是否為抽象概念(abstract ideas)時，不能過度簡化請求項，且並非提到具體可見的元件，就會脫離抽象概念。

致宏指出，適格與否的關鍵並非在claim本身，而是取決於說明書，由於claim本身的Commutation用詞較制式，須藉由說明書才能理解技術含義，故說明書中關於「解決了什麼內容」以及「用什麼技術方式解決」的描述會成為審查委員認定是否為抽象概念的判斷標準。

為此，他特別提醒大家，撰寫軟體專利時，須注意說明書的兩大重點，內容包括本發明解決了哪些硬體或環境的問題；以及交代技術細節，而非僅以純功能性的文字描述，或以模糊的用語來描述功能。